I. INTRODUCCIÓN. LA COMPRAVENTA INFORMATICA

Para poder hablar de la cesión de los derechos de explotación, es necesario acercarse a la compraventa. La compraventa, tal y como establece el artículo 1.445 del Código civil, es el contrato por el que una parte se obliga a entregar cosa determinada, y la otra a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.

Una primera aproximación a la figura de la compraventa sobre material informático, ya sea hardware o software, nos obliga a cuestionarnos su naturaleza, características y especificidad. ¿Es realmente la compraventa informática una figura negocial con características propias con relación a la compraventa ordinaria?.

La compraventa informática será aquella que recaiga sobre bienes informáticos. Es el concepto de bien informático y sus propias características los que plantean una cualificación del contrato de compraventa.

El bien informático puede abarcar el hardware y el software. Por nuestra parte consideramos que no cabe "compraventa" sobre el software, como trataremos de explicar en esta exposición. Lo que más podría aproximarse a una compraventa sobre este tipo de bien sería la cesión de todos y cada uno de los derechos de explotación del software, establecidos en el artículo 99 de la Ley de Propiedad Intelectual (Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo de 12 de abril de 1.996), pero, además, tendría que ser por tiempo indefinido y con carácter exclusivo.

A) NATURALEZA JURÍDICA

La naturaleza del contrato de compraventa informática no se diferencia en nada de la compraventa ordinaria. Es por lo tanto:
- un contrato consensual, puesto que se perfecciona cuando exista convenio sobre la cosa objeto del contrato y sobre el precio.
- es bilateral, dado que produce obligaciones por ambas partes
- oneroso, dándose equivalencia de prestaciones
- es un contrato traslativo de dominio, al servir de título para la transmisión de la propiedad

Y es precisamente la transmisión de dominio la que justifica la negativa a considerar la posibilidad de compraventa del software. La susceptibilidad de transmisión del uso del software no debe llevarnos a entender que ésta se produce al amparo de la figura negocial de la compraventa.

B) ELEMENTOS PERSONALES Y REALES

B.1 Elementos personales
Las partes que intervienen en una compraventa son el comprador y el vendedor, a las que se les exige capacidad para contratar, capacidad que se supone a toda persona a quien nuestras leyes autorizan para obligarse, siendo la incapacidad, la excepción a la regla.

B.2 Obligaciones del vendedor
Por lo que se refiere al vendedor o persona que se obliga a entregar un bien informático, deberá, como obligación más característica, dar toda la información necesaria para que el comprador conozca las posibilidades y utilidades del bien informático adquirido.
Debe entenderse que el término "información" engloba las obligaciones de prevenir y aconsejar la mejor y más útil adquisición para el comprador. Obviamente, y dada la complejidad del objeto de esta compraventa, deberá el vendedor, entregar las instrucciones y documentación necesaria para su uso, siendo estas pautas comprensibles para el adquirente.
Así mismo, si bien el contrato queda perfeccionado al asumir las partes sus respectivas obligaciones, se entiende que el vendedor ha de entregar el bien adquirido (artículo 1.461 del Código civil):

· el vendedor está obligado a entregar la cosa en el estado en que se encontrase al perfeccionarse el contrato; éste debe responsabilizarse de su buen estado (artículo 1.458 del Código civil). Consideramos que hasta que el equipo o el software no esté en funcionamiento o con posibilidades de estarlo, el comprador no asume ningún riesgo. El vendedor así, deberá demostrar la perfecta viabilidad de lo instalado. A través del llamado "test de aceptación" el comprador puede revisar el equipo, a partir del cuál comenzará un periodo de prueba opcional que deberá constar en el contrato. Por último, debemos destacar la obligación del vendedor de garantizar al adquirente el funcionamiento correcto del equipo o software entregado durante un periodo determinado, garantía que el vendedor tratará de eliminar.

· complementaria a la obligación de entrega, según nuestra legislación, es la de saneamiento (artículo 1.461 del Código civil); así, el vendedor debe garantizar al comprador la posesión legal y pacífica de la cosa vendida y responderá de los vicios y defectos ocultos que tuviera. En cuanto a la licencia de uso de un software, que puede ir unida a la adquisición de un equipo o no, indudablemente el vendedor deberá garantizar la legalidad de ese uso, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual. Así mismo, el vendedor está obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviera la cosa vendida si la hacen impropia para el uso al que se destina o si disminuyen de tal modo ese uso que, de haberlo conocido el comprador, no lo habría adquirido o habría dado menos precio por ella, pero no será responsable por los defectos manifiestos o que estuvieran a la vista, ni tampoco de los que no estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión debe fácilmente reconocerlos (artículo 1.484 del Código civil: de todas formas, ha de tenerse en cuenta, que la complejidad técnica de la "compraventa informática"- distinguiendo siempre sobre hardware o software, ya que como defendemos, no cabe sobre esta última- hace que la interpretación del mismo, deba hacerse de forma restrictiva). La jurisprudencia ha interpretado extensivamente el artículo 1.484 en el sentido de considerar que cuando los defectos de la cosa sean de tal entidad que la hagan impropia para su uso, se equipararán a la entrega de una prestación diferente a la prometida, con posibilidad de aplicación de los arts. 1.101 y 1.124, lo que protege mejor los intereses del comprador; incluso esta dirección jurisprudencial llega a considerar la aplicación del plazo de quince años del 1.964, superándose los limitados periodos temporales previstos en el artículo 1.490 del Código civil y 342 del Código de comercio.

B.3. Obligaciones del comprador
El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida, en el tiempo y lugar fijados en el contrato (artículo 1.500 del Código civil). Además, el comprador está obligado a colaborar con el vendedor, debiendo seguir las instrucciones de este último en cuanto por ejemplo, preparación de locales, utilización del bien, cuidados que precise... Al comprador le interesará incluir en el contrato una serie de cláusulas sobre confidencialidad, garantías, estipulación penal en caso de incumplimiento y capacitación y formación de su personal en el manejo del bien adquirido...

II. OBJETO DEL CONTRATO. EL SOFTWARE COMO OBJETO CONTRACTUAL

Como ya se ha dicho al principio de esta exposición, y aunque si bien la doctrina no es unánime, nuestra opinión es considerar que la compraventa solo puede recaer sobre el hardware y no sobre el software, y que en caso de que fueran unidos, el software no será objeto de venta sino de un contrato distinto como puede ser el de licencia de uso.

Como ya dijimos también, lo que más se podría semejar a una compraventa de software es la cesión de los derechos de explotación que caben sobre el mismo, según lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Propiedad Intelectual, en exclusiva y por tiempo indefinido.

Un primer paso de todas maneras indispensable, es perfilar el concepto de "software". Nuestra Ley de Propiedad Intelectual opta por una concepción amplia de programa de ordenador. Así nos dice en su artículo 96 que programa de ordenador es toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático, para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. Según el R. D. 1/96, a los efectos de proyectar su cobertura, establece que, la expresión "programa de ordenador" comprenderá también su documentación preparatoria; la documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección.

Se excluyen de este concepto las ideas y principios en los que se basan cualesquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

III. LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE AUTOR SOBRE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Una vez delimitado el objeto de protección, y antes de dar paso a la articulación y estructura de la cesión de los derechos de explotación, conviene prestar atención al autor del programa, y consecuentemente, a la titularidad de los derechos que nacen del mismo. La titularidad puede ser "originaria" o "derivada"; la titularidad originaria del derecho de autor procede de la creación del programa y la derivada, surge de cualquier tipo de acuerdo contractual, por el cuál la titularidad de los derechos de autor (como siempre, transmisión únicamente de los derechos de explotación) pasa a otra persona que no es el creador original de la obra. Esta de transmisión se puede articular a través de cualquier tipo de modalidad contractual, como por ejemplo, una licencia de uso.

Un programa de ordenador puede ser:
- la creación de un autor o autores independientes
- la creación por parte de una persona o equipo que trabajan en razón de un contrato de encargo
- la creación por parte de una persona o de un equipo que trabajan como asalariados

A) CREACIÓN INDEPENDIENTE

El programa puede ser fruto de la labor aislada y concreta de una persona. Cuando éste sea el caso, a ella, por su condición de autor corresponderá la propiedad intelectual sobre la obra. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual se traduce en un conjunto de derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Pero este caso no es el habitual en la práctica. Es más normal el supuesto donde la creación del programa procede de las aportaciones independientes de varias personas:

A.1. Las obras en colaboración
Nos encontramos aquí con el concurso de varios autores para la realización de la misma. Los coautores asumen conjuntamente la realización del programa, ostentando su titularidad en conjunto, y pudiendo cada uno de ellos explotar separadamente sus aportaciones, en el caso de que posean per se la condición de obras, si bien con el límite de no causar perjuicio a la obra en común.

A.2. Las obras colectivas
La Ley de Propiedad Intelectual prevé la posibilidad de que se puedan considerar autores a las personas jurídicas (artículo 97.1 y artículo 8). Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de las aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cuál haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. Así, tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona física o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre. ( A efectos prácticos, éstos son los requisitos que se exigen para la inscripción de estas obras en el Registro de la Propiedad Intelectual).

B) OBRAS CREADAS POR ENCARGO

Este tipo de obra tiene como parámetros el desarrollo de un programa en cumplimiento de un contrato que obliga a realizarlo de acuerdo a las necesidades especificas de un cliente en el terreno contable, organizativo o industrial. A diferencia de los restantes supuestos contemplados, en este caso, no existe ninguna disposición en la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que determine quién es el titular de la propiedad intelectual.

El problema aquí es saber a quién se va a privilegiar: al autor de la obra o a la persona que encarga la misma. En principio, el comitente adquiere la propiedad del soporte físico en que está incorporado el programa, pero no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual sobre el mismo; pero si el comitente y el autor lo hubieran pactado, el primero podría adquirir los derechos de explotación que se hubieran estipulado. La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1.988 viene a corroborar esta misma posición; en este caso se discutía la titularidad de un programa de ordenador que había sido encargado por parte de un comitente a una empresa informática. Esta última se negaba a entregar el programa de ordenador al comitente argumentando que en el contrato de comisión de obra no se había establecido nada en relación a la transmisión de la propiedad del programa. El TS afirmó que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre un programa de ordenador creado por encargo, queda, salvo pacto en contrario, en manos del autor.

En consecuencia, a falta de acuerdo entre el que encarga el programa y el autor del mismo, no habrá ninguna transmisión de derechos, por lo que parece indispensable introducir en cada contrato cláusulas expresas y detalladas, que precisen los derechos exactos del cliente, y en primer lugar, si tiene derechos sobre la obra en cuanto creación intelectual.

C) CREACIÓN DE PROGRAMAS POR ASALARIADOS

Es evidente que las empresas pretenden ostentar la titularidad de los programas creados por sus trabajadores a fin de explotarlos libremente y recuperar los fuertes gastos que supone su realización, además de desarrollar adecuadamente, en algunos casos, su objeto empresarial. Estos fueron los primeros conflictos en esta materia que llegaron a los tribunales; es por ejemplo paradigmático el caso francés Babolat Maillot Witt c. Pachot, donde se reconoce como titular de los derechos de autor sobre un programa de ordenador a Pachot, un contable que lo elaboró solo y sin contar con los medios de la empresa.

La Directiva comunitaria de 1.991 adoptó una solución para estos frecuentes casos, que a nuestro ordenamiento llegó a través del artículo 97.4 de la Ley de Propiedad Intelectual:

"Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario".

Este precepto delimita quién es el titular del programa, empresario o trabajador, y cuáles son los derechos que pertenecen a cada uno de ellos (importante a estos efectos recordar la definición de trabajador del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores).

Dos requisitos son necesarios para que el artículo 97.4 de la Ley de Propiedad Intelectual sea aplicable:

1) que la relación laboral esté materializada en un contrato de trabajo, y
2) que los programas hayan sido creados por el empleado "en el ejercicio de sus funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario".

Hoy en día, por tanto, en materia de programa de ordenador creado en el marco de una relación laboral y en el ejercicio de las funciones asignadas, el derecho de autor corresponde originariamente, en toda su extensión, a los autores asalariados.

Sin embargo, los derechos de explotación, salvo pacto en contrario, se transmiten de forma automática al empresario, siendo tal transmisión una cessio legis. El asalariado es alcanzado, salvo pacto en contrario, de una incapacidad legal de ejercicio en cuanto a los derechos patrimoniales, los cuales están en poder únicamente del empresario.

IV. EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS OTORGADOS. LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

El derecho de autor sobre un programa de ordenador tiene un doble componente: moral y patrimonial. Aunque el Titulo VII de la Ley de Propiedad Intelectual sólo se centra en los derechos patrimoniales o derechos de explotación de los programas de ordenador, con respecto a los derechos morales es de aplicación el artículo 14 del mismo cuerpo legal. Este artículo procede a la enumeración de los derechos morales reconocidos al autor, a los que califica de irrenunciables e inalienables (más adelante se analizarán alguno de ellos que constituyen verdaderos límites a los derechos de explotación).

Pero lo que a nosotros realmente nos interesa son los derechos de explotación del programa de ordenador, su contenido y las excepciones que a los mismos se establecen.

Según el artículo 99 de la Ley de Propiedad Intelectual le corresponden al titular de los derechos de explotación (conforme al artículo 97) el derecho a:

a) hacer o autorizar cualquier reproducción (derecho de reproducción)
b) alteración (derecho de transformación)
c) distribución del programa (derecho de distribución)

Entendemos que no estamos ante numerus clausus, ya que según se desprende del artículo 17, corresponden al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra "en cualquier forma", y luego enumera los cuatro típicos. Así, cabrán otras formas de explotación.

No se contempla en la Ley el derecho de comunicación pública, que es otro de los típicos derechos de explotación, ya que como apunta el profesor F. Bondía Román, esto se debe al escaso juego que puede ofrecer el mismo en los programas de ordenador. A esta opinión se le podrían hacer matizaciones ya que con el amplio juego que actualmente da Internet, si diferenciamos entre código objeto y código fuente, se puede llegar a la conclusión que el código objeto de un programa de ordenador se podría comunicar públicamente, y de hecho se hace a través de los "demos" de software que algunas empresas hacen para dar publicidad a sus productos informáticos.

A) EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN

El artículo 99 apartado a) de la Ley de Propiedad Intelectual, recoge el derecho del titular de los derechos de explotación a controlar la reproducción permanente o temporal del programa por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya sea total o parcial. Sin embargo, el término "reproducción" no se define posteriormente en ninguna parte.

El concepto aceptado de reproducción es relativamente extenso, por lo que parece necesario adoptar una interpretación limitativa del término "reproducción" que permita tener en cuenta el interés legítimo del titular de los derechos a participar en los beneficios económicos resultantes de la utilización de su obra protegida. Si un acto no conduce a una utilización incrementada del programa (como por ejemplo, hacer una copia de seguridad), en el sentido de múltiples copias, por su usuario legítimo, tal acto no debería ser considerado una reproducción en los términos de los derechos de autor.

Lo anterior hay que ponerlo en relación con que dice el artículo 99 a) al mencionar "la carga, presentación, ejecución, transmisión y almacenamiento de un programa". Estas operaciones se nombran, no a efectos de determinar si son o no reproducción, sino de someterlas al ámbito del ius prohibendi del titular del derecho en los casos que impliquen reproducción. Si estas operaciones son o no reproducción es una cuestión que deberá determinarse caso por caso, siendo los tribunales los que interpreten el texto y especifiquen qué actos necesitan una reproducción.

J. Massaguer Fuentes da una definición bastante explícita de lo que debe comprenderse por reproducción: "toda operación de la que se siga una fijación del programa o de parte del mismo que permita su uso fuera del elemento hardware en el que opera".

El concepto comportaría:
- un acto material (la fijación o duplicación
- un criterio de puesta en práctica (la utilización)

B) EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 99 b), corresponde en exclusiva al titular del derecho de explotación el traducir, adaptar, arreglar o efectuar cualquier otra alteración del programa. Se realiza una enumeración de actos concretos de transformación. Este derecho de explotación está muy relacionado con el derecho moral del autor a exigir la integridad de la obra, ya que éste puede impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. Como se puede observar, aunque no se incluye entre los límites del artículo 100, también es un límite al derecho de transformación.

La transformación como derecho exclusivo no debe confundirse con los derechos de la persona que alterando el programa, crease una nueva obra, que podría ser susceptible de derecho de autor como obra derivada. Así lo indica el propio tenor final del artículo 99 b) al establecer "sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador". Sin embargo, y aunque este artículo no dice nada al respecto, entendemos, tanto en el caso del software como en el del resto de obras, que se requiere el consentimiento del autor original (sirva de referencia la sentencia del TS de 29 de diciembre de 1993).

C) EL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN

Al titular de este derecho se le asigna una facultad de la cuál no se especifica nada más, ya que se trata de cualquier tipo de distribución, sin haberse querido realizar una enumeración de las distintas formas de la misma, sometida únicamente a la condición de que sea pública, condición que se ha introducido con el fin de evitar que una distribución que no fuera pública, como por ejemplo, destinada probar el programa, suponga el agotamiento del derecho.

Además, y en consonancia con la jurisprudencia del TJCE, el derecho del titular a controlar la distribución de un original o de una copia de un programa quedará agotado después de "su primera venta" en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento. Se ha establecido, por primera vez expresamente en la normativa comunitaria sobre este tema, lo que se ha denominado el "principio de agotamiento comunitario del derecho de distribución", hasta ahora y en el marco del derecho de autor sólo contemplado en las sentencias del TJCE. Se persigue así evitar, que en virtud del derecho de distribución quede constituido un monopolio a favor del autor u otro titular de ese derecho. El objetivo de su establecimiento es encontrar un equilibrio entre el legítimo interés del titular a intervenir en la difusión de la obra, mediante el control de circulación de sus copias, y el interés del tráfico en la no interposición de trabas innecesarias a la libre circulación de bienes (uno de los fines del Tratado de Roma es la libre circulación de mercancías en el seno de la Comunidad Europea). El principio del "agotamiento comunitario" fue establecido por primera vez en el asunto Deutsche Grammophon (sentencia de 8 de junio de 1.971).

El agotamiento queda, en todo caso, limitado a que la primera comercialización se realice en el territorio de los Estados Miembros de la Comunidad Europea. No habrá agotamiento del derecho de distribución si la comercialización se ha producido fuera de la Comunidad Europea. Por lo tanto el titular español del derecho de distribución sobre un programa de ordenador comercializado por primera vez en Estados Unidos puede oponerse a la importación de programas que él mismo hubiese consentido venderlos allí.

V. LÍMITES A LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Los derechos de explotación se hallan ampliamente definidos en el artículo 99 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que ha sido necesario incluir ciertas excepciones con el fin de evitar sujetar el uso normal del programa de ordenador a una cantidad ilimitada de autorizaciones por parte de su titular. Además, debía buscarse el equilibrio entre los intereses del titular del derecho en controlar excesivamente el uso de cualquier programa licenciado, por un lado, y el interés de los usuarios de emplear el programa libremente cuando ellos lo poseen legítimamente, por otro. Como resultado se establecen tres grandes grupos de excepciones a favor de los usuarios de los programas en el artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual.

1.EL USO DEL PROGRAMA

El artículo 100.1 recoge la primera de las excepciones a favor de los usuarios, derogando la aplicación del artículo 99.a), sobre la reproducción, y el artículo 99.b) sobre la transformación, cuando sea necesaria para el uso del programa. Pero se establecen determinadas condiciones para que pueda aceptarse esta derogación:

a) Esta excepción ampara actos de reproducción y transformación efectuados para la utilización del programa de ordenador, incluyendo explícitamente la corrección de errores. Se liberaliza el mero uso del programa de ordenador cuando las operaciones necesarias para ello sean actos de reproducción (ejecución, carga, almacenamiento, presentación en pantalla y transmisión), así también la adaptación del programa de ordenador a las características técnicas del equipo informático en que ha de ser usado y la corrección de errores cuando se detecten.
b) La persona que se beneficia de esta excepción es el "usuario legítimo". Hemos de interpretar que con esta denominación se está haciendo referencia a toda persona que haya adquirido un derecho de uso a través de un contrato para poder obtener el derecho a utilizar el programa, y poco importa que se trate de una venta, de un alquiler o de un contrato de encargo, incluyéndose, además, todas aquellas personas que les ha sido transmitido el programa en sucesivas ocasiones, y en particular a los subadquirientes.
c) El uso del programa ha de adecuarse a la finalidad propuesta. Esta finalidad corresponderá normalmente a la realización de la función del programa. Esto quiere decir que incluso en ausencia de disposiciones contractuales específicas relativas a los actos mencionados en el artículo 99.a) y b), un usuario legítimo no puede, sin autorización, realizar tales actos en relación a cualquier uso del programa. Así, el titular del derecho conserva un cierto control sobre la utilización.

2. LA REALIZACIÓN DE LA COPIA DE SEGURIDAD

El artículo 100.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece el derecho para una persona que utiliza el programa de realizar por sí misma una copia de seguridad. Así el usuario del programa puede estar preparado, gracias a ella, contra un defecto material del soporte del programa. En todos los países donde se ha legislado esta cuestión se ha dado esta solución.

La copia de seguridad sólo puede ser realizada por la persona con derecho a utilizar el programa. Además, se permite la copia de seguridad si esta es necesaria, lo que viene a significar que ha de gozar verdaderamente de la condición de auténtica "copia de seguridad", carente de cualquier otra finalidad.

3. LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE INGENIERÍA INVERSA

Enrique Fernández Masía define la ingeniería inversa como todas aquellas operaciones que son necesarias para que se pueda tomar conocimiento de las ideas que subyacen en el programa de ordenador. En nuestra legislación existen tres disposiciones que tratan este tema: los artículos 100.3, 100.5 y 100.6 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La Directiva comunitaria, que luego daría lugar a nuestra actual Ley de Propiedad Intelectual, intentó conjugar los intereses de dos "lobbies" que defendían posiciones totalmente opuestas en relación con la introducción en la Directiva de la excepción que permitiese estos actos de ingeniería inversa. La Directiva representó una solución de compromiso.

a) Un derecho al análisis
El artículo 100.3 va dirigido al usuario legítimo. Se establece un derecho a conocer "las ideas y principios" que subyacen en la base del programa, y que por lo tanto no aparecen sólo como insusceptibles de protección de acuerdo al artículo 96.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, sino que son accesibles a todo adquirente legítimo del programa. Sin embargo, en el caso de un programa de ordenador, el código objeto generalmente impide el acceso a las ideas y principios subyacentes, que no siempre podrán ser determinados estudiando la mera ejecución de un programa, por lo que será necesario el fenómeno conocido como descompilación, el cuál es aceptado explícitamente por nuestra Ley, subordinado, eso sí, a diversas condiciones.

b) La descompilación
En base a los últimos casos surgidos, los tribunales parecen decantarse por permitir la descompilación siempre que se busque conseguir la interoperabilidad. Esta técnica consiste en la obtención del código objeto del programa, unicamente inteligible para el equipo informático, y en su traducción al código fuente, que lo representa en un lenguaje de programación directamente comprensible por los expertos, a partir del cuál se identifican las partes o módulos del programa y su desarrollo. La descompilación solamente es aceptada cuando tiende a asegurar la interoperabilidad de un programa de ordenador, creado de una forma independiente, con otros programas. Además, se establece que sólo se permitirá, sin autorización del titular del derecho, cuando ésta sea "indispensable". Con ello se ha querido señalar que unicamente cabe esta técnica cuando la información necesaria no se ha podido obtener observando, estudiando o probando el programa de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.3 de la Ley de Propiedad Intelectual. Tres condiciones deben cumplirse para que la descompilación pueda considerarse lícita:

1. estos actos sólo pueden ser realizados por el usuario legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada.
2. Se requiere que la información necesaria no haya sido puesta a disposición de las personas legitimadas de manera rápida y fácil.
3. La descompilación debe limitarse a aquellas partes del programa que resultan necesarias para conseguir la interoperabilidad.

Una vez obtenida lícitamente la información, se establecen restricciones al uso de la misma:

1. La información no puede destinarse a propósitos distintos a los de adquirir la interoperabilidad para un programa de ordenador creado independientemente.
2. La información no puede comunicarse a terceros, excepto si fuera necesario para la consecución de la interoperabilidad del programa creado independientemente. Pesa sobre el que ha efectuado la descompilación una obligación legal de secreto.
3. La información obtenida no podrá ser utilizada para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión.

Por último, se establece una limitación que afecta a todos los actos realizados al amparo de este artículo; se señala que no puede interpretarse las disposiciones relativas a la descompilación de manera que su aplicación cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de los derechos, o sea, contraria a la explotación normal del programa de ordenador.

V. LA ARTICULACIÓN JURÍDICA DE LA CESIÓN

La única referencia que hay a la cesión en el Titulo VII de la Ley de Propiedad Intelectual, el referido a los programas de ordenador, es en el último párrafo del artículo 99 que dice que cuando se produzca una cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, así mismo, que lo es para satisfacer unicamente las necesidades del cliente.

Entonces, hemos de remitirnos a los artículos 42 y siguientes del mismo texto legal, que regulan la transmisión de derechos.

Los derechos de explotación del programa de ordenador se pueden transmitir mortis causa (por cualesquiera de los medios admitidos en derecho) o bien inter vivos. Es el artículo 43 el que regula la cesión de los derechos de explotación, que como ya hemos apuntado anteriormente, es la única que cabe, ya que los derechos morales son inalienables e intransmisibles.

Es una exigencia legal (artículo 45) que toda cesión de derechos de explotación ha de quedar formalizada por escrito; el autor podría incluso resolver el contrato si el cesionario se negare. En esta formalización por escrito ha de quedar constancia de qué derechos o derecho se ceden y la modalidad de explotación. Como ya se dijo, para que la cesión se asemejara a una "compraventa", se tendrían que ceder todos los derechos de explotación por tiempo indefinido y con carácter exclusivo; si no fuera así, los derechos de explotación sobre el software retornarían al autor, con lo cuál no habría transmisión.

En el contrato se hará constar también el tiempo por el que se ceden y el ámbito territorial al que se ciñe el contrato. La falta de mención del tiempo limitaría la cesión a cinco años, y la del ámbito territorial al país en que se lleve a cabo la cesión. Si tampoco se hace constar de modo concreto la o las modalidades de explotación del software, la cesión de los derechos de explotación quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. Todas estas estipulaciones que la Ley establece nos hacen llegar a la conclusión de que en el contrato de cesión de derechos de explotación ha de quedar todo "bien atado" y sin dejar ningún cabo suelto para que se pueda asemejar lo más posible a la figura contractual de la compraventa.

El mismo artículo 43 establece igualmente una serie de limitaciones:
- son nulas las cesiones de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro
- son nulas también las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro
- la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.

1. LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN EN EXCLUSIVA

El artículo 48 de la Ley de Propiedad Intelectual nos dice que la cesión en exclusiva se ha de hacer constar expresamente en el contrato. Ésta atribuye al cesionario, dentro del ámbito pactado, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona incluido el propio cedente, y salvo que se pacte en contrario, la de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Todo esto nos lleva a la facultad del cesionario de la legitimación para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido, con independencia, por supuesto, de la del titular cedente.

Pero no todo son facultades para el cesionario en exclusiva de los derechos de explotación del software, sino que también tiene obligaciones, como es la de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, teniendo en cuenta la naturaleza del software y los usos vigentes en este ámbito.

El cesionario puede también transmitir su derecho de explotación en exclusiva a otra persona, para lo cuál habrá de contar con el consentimiento expreso del cedente. Esto lo dispone el artículo 49, lo cuál no significa que sea imperativo, sino que se puede pactar en contrato que el consentimiento del cedente no sea necesario. Si no se hubiera pactado nada al respecto y el cedente no hubiera prestado su consentimiento, los cesionarios responderán solidariamente frente al primer cedente de las obligaciones que comporta la cesión. Este consentimiento no sería necesario si estuviéramos en el caso de que la transmisión se haya llevado a efecto como consecuencia de la disolución o cambio de titularidad de la empresa cesionaria.

2. LA CESIÓN NO EN EXCLUSIVA

Aunque este tipo de cesión no es el realmente aquí nos interesa, no está de más saber que el contrato se puede articular como no exclusivo, de tal forma que el cesionario de los derechos de explotación del software concurriría con otros tantos cesionarios, así como con el propio cedente.

Este tipo de cesionario está facultado par utilizar la obra de acuerdo con los términos que se hagan constar en el contrato. Su derecho es intransmisible salvo que nos encontremos en los anteriores supuestos de disolución o cambio de titularidad de la empresa cesionaria.

3. LOS DERECHOS MORALES COMO LÍMITES A LA CESIÓN

El artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual enumera los derechos morales que le corresponden al autor de la obra, y en lo que concierne a la cesión de los derechos de explotación sobre el software también nos interesa.

Además del ya citado 14.4 que establece al derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra, relacionado con el derecho de transformación del 99 b), sería importante recordar que existe el llamado "derecho de arrepentimiento" del 14.6. este derecho podría provocar temor entre los cesionarios titulares de los derechos de explotación, dado que en él se reconoce al autor de los programas de ordenador el derecho a retirarlos del comercio por un cambio sobrevenido en sus convicciones morales o intelectuales, lo que en relación a un software tiene una muy difícil prueba, que en todo caso corresponde al autor. Además, la relevancia de la retirada del comercio del programa tiene una operatividad escasa por no decir nula, ya que la misma está sometida a la condición previa de indemnización de daños y perjuicios, que comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. A pesar de todo, estaría de cualquier forma limitando las facultades de los usuarios reconocidas por el artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se puede citar, en tercer lugar, el derecho a la divulgación, pues pueden surgir conflictos cuando un autor niega la divulgación de un programa, de cuyos derechos económicos es titular otra persona. Este derecho de divulgación está contenido en el artículo 14.1, y consiste en que el autor decide sobre la divulgación y la forma de realizarla. En todo caso, su ejercicio puede ser limitado por el requisito general de la buena fe y la prohibición de abuso por parte del titular de los derechos.

4. LA REMUNERACIÓN DEL CEDENTE DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Lo normal es que se pacte en el contrato que la cesión es a título oneroso (aunque cabe que ésta sea a título gratuito). Como bien establece el artículo 46, la remuneración puede ser proporcional o a tanto alzado. Lo habitual es que la remuneración se pacte como proporcional, lo que le confiere al cedente una participación en los ingresos de la explotación, en la cuantía que convenga con el cesionario.

Puede estipularse, no obstante, una remuneración a tanto alzado, pero solamente en los siguientes casos:

a) Cuando la modalidad de la explotación dificulte la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un coste desproporcionado con la eventual retribución.
b) Cuando la utilización en este caso del software tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destinen.
c) Cuando el software, utilizado con otros, no constituya un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre.

Según el artículo 47, si en la cesión a tanto alzado se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, el autor puede pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir a la vía judicial para que se fije una remuneración equitativa. Esta facultad, denominada acción por remuneración no equitativa, tiene que ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la cesión.

5. LA HIPOTECA Y EL EMBARGO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Conforme al artículo 53 de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de explotación sobre el software pueden ser objeto de hipoteca en cuanto que derechos económicos. En relación con el embargo, no se puede constituir sobre los derechos de explotación del autor (importante buscar: sólo embargables los del autor o los de cualquier titular de derechos de explotación) pero sí sobre sus frutos o productos, que son equiparados a los salarios por la Ley de Propiedad Intelectual tanto en lo relativo al orden de prelación para el embargo, como a retenciones o parte inembargable.

Esto nos interesa en relación con la cesión, ya que cuando se hipotecan los derechos de explotación en cuanto que derechos económicos y además transmisibles, y esta hipoteca se tiene que ejecutar, podríamos decir que hay una subrogación en la posición del cesionario por parte del que ejecuta la hipoteca y estaríamos de nuevo ante una cesión de los derechos de explotación, de los que ahora es titular otra persona. En cambio, no ocurre así con el embargo, ya que no se están embargando los derechos en sí sino únicamente sus frutos y la titularidad seguiría en manos del autor.

Jesús Gonzalez Linaje
Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual.

ANEXO

Los 38 títulos premiados de la edición 2004 de los Galardones de aDeSe son los siguientes: