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LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL |
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| ASPECTOS CONFLICTIVOS DE LOS NOMBRES DE DOMINIO |
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El interés de las empresas en utilizar nombres de dominio (en adelante, DNS) asociados a su marca ha ido en aumento en los últimos años. Esto ha dado lugar a la proliferación de conflictos entre DNS y MARCA, así como a gran cantidad de prácticas ilícitas.
Principalmente se dan dos tipos de conflictos: 1.
Ciberocupación:
consiste en el registro fraudulento de DNS coincidentes con marcas
relativamente conocidas para su posterior venta a las empresas titulares
de la marca. 2.
Registro legítimo de DNS por titulares de marcas registradas en
una clase del Nomenclator Internacional, e intento de registro de ese
mismo DNS por otra empresa que tiene registrada la misma marca en otra
clase del Nomenclator o en otro país. El
problema de la ciberocupación puede resolverse mediante tres sistemas
distintos: 1.
Normas de registro de DNS: una normativa tendente a la protección
de la marca puede frenar este tipo de conductas. 2.
Acto contrario al derecho de marca: el registro de la marca da
derecho al titular de la misma a utilizarla de forma exclusiva en la
identificación de una actividad concreta en un espacio territorial
definido. El problema que surge si se aplica la normativa sobre el derecho
de marca, es que es difícil que un supuesto de ciberocupación cumpla
todos los requisitos que la Ley exige para poder ejercitar acciones ante
los tribunales, esto es: utilización de la marca en el tráfico económico,
sin consentimiento del titular, que la marca sea idéntica o semejante,
que se emplee para distinguir productos o servicios idénticos o similares
y que la semejanza entre signos y servicios pueda conducir a errores. 3.
Acto de competencia desleal: la normativa sobre competencia desleal
establece una serie de supuestos dañinos para el mercado y que son
susceptibles de ser perseguidos legalmente, y son: cualquier acto
contrario a la buena fe, confusión de una actividad con la de un tercero,
menoscabo del crédito y reputación de un tercero y explotación de la
reputación ajena. En este caso, la norma no exige que los productos o
servicios compitan en el mercado, por lo que se facilita la persecución
de la ciberocupación. El
26 de agosto de 1999, la ICANN (Corporación de Asignación de Nombre y Números
de Internet), aprueba la Política
uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio,
y el 24 de octubre del mismo año se aprueba su Reglamento de desarrollo.
El objetivo de dicha Política es establecer un procedimiento de solución
de controversias en materia de nombres de dominio. Dicho procedimiento
administrativo se llevará a cabo ante un proveedor de servicios de solución
de controversias administrativas, y será obligatorio en caso de que un
tercero sostenga ante el proveedor competente que el demandado posee un
DNS idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a
una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene
derechos; que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos
respecto del DNS, o que el demandado posee un DNS que ha sido registrado y
se utiliza de mala fe. En
el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están
presentes cada uno de los citados elementos. A efectos de probar la mala
fe del registro de DNS, la Política establece que constituirán prueba
los siguientes hechos -
Que existan circunstancias que indiquen que el demandado ha
registrado o adquirido el DNS fundamentalmente con el fin de vender,
alquilar o ceder de otra manera el registro del DNS al demandante que es
el titular de la marca o a un competidor de ese demandante. -
Que el demandado ha registrado el DNS a fin de impedir que el
titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un DNS
correspondiente. -
Que el demandado ha registrado el DNS fundamentalmente con el fin
de perturbar la actividad comercial de un competidor. - Que al utilizar el DNS, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista la confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web. Al
mismo tiempo, la Política establece las circunstancias que demuestran los
derechos o legítimos intereses sobre el DNS, y serán: -
Que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el
demandado haya utilizado el DNS o efectuado preparativos demostrables para
su utilización, o un nombre correspondiente al DNS en relación con una
oferta de buena fe de productos o servicios. -
Que el demandado haya sido conocido corrientemente por el DNS, aún
cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios. - Que el demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del DNS, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro. El mencionado procedimiento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de DNS, no impedirán que el demandado o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. En España se han dado casos de ciberocupación que ya han sido resueltos por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, aplicando la Política Uniforme de Solución de Conflictos y Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN, el Reglamento de la Política y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Algunos de estos casos son el caso SEUR, caso BANESTO, caso METRO MADRID, caso CADENA SER, caso UNIÓN FENOSA..., en los que las empresas titulares de dichas marcas y/o nombres comerciales demandaban a quien había registrado los DNS coincidentes con las mismas. El Centro de Mediación y Arbitraje analiza si se dan los presupuestos establecidos en el apartado 4 a) de la Poltítica, esto es, identidad o similitud entre marca y dominio que pueda provocar confusión, falta de derechos e intereses legítimos respecto del DNS y registro y utilización de mala fe. La decisión tomada en todos los casos ha sido la transferencia del DNS al titular de la marca y/o nombre comercial, una vez probado que concurren los presupuestos mencionados. Jurisprudencia
de los Tribunales Caso Ozú La Audiencia Provincial de Vizcaya ha dictado sentencia en el caso Ozú el pasado 5 de enero de 2001. Esta resolución judicial es una de las primeras dictadas por un órgano jurisdiccional española en materia de nombres de dominio. En el presente caso la parte actora interpone demanda por violación del derecho de marca al amparo del artículo 36 de la Ley de Marcas de 1988. Los hechos consisten en el registro de mala fe del DNS www.ozu.com y www.ozucom.es por el demandado, teniendo el demandante registrado el DNS www.ozu.es y la marca Ozú. La Audiencia entendió que se viola el derecho de marca del demandante, marca que había sido registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ya que la parte demandada hacía un uso de la misma sin consentimiento de su titular, que ostenta el derecho exclusivo de su explotación. Caso Zaragoza Virtual La
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza
el 19 de abril de 2001, declara que existe violación de marca y actos de
competencia desleal. La actora utilizaba como marca y nombre comercial para el desarrollo de un proyecto de comercio electrónico la denominación “zaragozavirtual.com”, y la parte demandada utilizó después la denominación “zaragoza-virtual.com”, con violación de su derecho de marca y nombre comercial y con actos de competencia desleal. Caso
Panavisión La Parte demandante, “Panavisión International, L.P.”, es titular de una serie de marcas que utiliza para designar productos del mundo del cine, televisión y fotografía. El demandado, “Dennis Toeppen, es un particular que posee varias páginas web y nombres de dominio, y ha registrado bajo nombre de dominio .com las marcas de Panavisión. Toeppen pretendía obtener la cantidad de 13.000.- $ vendiendo el nombre de dominio a Panavisión. Según la sentencia, la actuación de Toeppen evidencia mala fe, ya que su negocio es registrar marcas conocidas para exigir a sus titulares una cantidad de dinero por renunciar a los nombre que ha registrado. La resolución judicial establece que “como resultado del actual estado de la tecnología en Internet, Toeppen era capaz, no sólo de hacer perder la capacidad de una marca famosa para identificar productos y servicios, sino, además , de eliminara la capacidad de la marca de Panavisión para identificar y distinguir sus productos en Internet. La corte estima que la conducta de Toeppen, que impedía a Panavisión usar su marca en un nuevo e importante medio económico, ha diluido la marca de Panavisión en los términos del Estatuto.”
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